發(fā)明專利非正常申請(qǐng)的識(shí)別與處理
01引言
現(xiàn)階段部分企業(yè)和單位為追求專利數(shù)量，以不正當(dāng)?shù)氖侄潍@取專利獎(jiǎng)勵(lì)，產(chǎn)生大量低質(zhì)量的專利申請(qǐng)，嚴(yán)重沖擊我國專利審查體系。知識(shí)產(chǎn)權(quán)局日前發(fā)布《關(guān)于規(guī)范申請(qǐng)專利行為的辦法（征求意見稿）》公開征求意見，以對(duì)各類非正常申請(qǐng)專利行為的表現(xiàn)形式歸納，對(duì)各種非正常申請(qǐng)進(jìn)行清楚的界定，以更好保障相對(duì)人的合法權(quán)益。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)于非正常申請(qǐng)關(guān)注度越來越高，本文介紹了發(fā)明專利非正常申請(qǐng)分類介紹了其在實(shí)踐中的主要表現(xiàn)形式，以此為基礎(chǔ)探討了正常專利申請(qǐng)過程中如何避免被誤判斷為非正常申請(qǐng)、以及相關(guān)法律救濟(jì)手段。
1.1非正常申請(qǐng)判斷依據(jù)
知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2007年10月1日起施行《關(guān)于規(guī)范專利申請(qǐng)行為的若干規(guī)定》(第45號(hào))，其中提“非正常申請(qǐng)”，其后知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2017年4月1日起施行《關(guān)于規(guī)范專利申請(qǐng)行為的若干規(guī)定》(第75號(hào))中，對(duì)“非正常申請(qǐng)”確認(rèn)進(jìn)行進(jìn)一步修改，具體判定內(nèi)容如下：
（一）同一單位或者個(gè)人提交多件內(nèi)容明顯相同的專利申請(qǐng)；
（二）同一單位或者個(gè)人提交多件明顯抄襲現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的專利申請(qǐng)；
（三）同一單位或者個(gè)人提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡(jiǎn)單替換或者拼湊的專利申請(qǐng)；
（四）同一單位或者個(gè)人提交多件實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或者技術(shù)效果明顯編造的專利申請(qǐng)；
（五）同一單位或者個(gè)人提交多件利用計(jì)算機(jī)技術(shù)等隨機(jī)生成產(chǎn)品形狀、圖案或者色彩的專利申請(qǐng)；
（六）幫助他人提交或者專利代理機(jī)構(gòu)代理提交本條項(xiàng)至第五項(xiàng)所述類型的專利申請(qǐng)。
與《45號(hào)令》相比，《75號(hào)令》中主要新增了第（三）、（四）、（五）規(guī)定，即間接規(guī)定了“非正常申請(qǐng)”的基本類型。除第五項(xiàng)、第六項(xiàng)外，與發(fā)明專利有關(guān)的非正常申請(qǐng)包括：內(nèi)容明顯相同的專利申請(qǐng)（“一案多報(bào)”）、明顯抄襲現(xiàn)有技術(shù)的專利申請(qǐng)（“明顯抄襲”）、不同材料、組分、配比、部件等簡(jiǎn)單替換或者拼湊的專利申請(qǐng)（“東拼西湊”）、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或者技術(shù)效果明顯編造的專利申請(qǐng)（“弄虛作假”）四種。
1.2一案多報(bào)
同一單位或者個(gè)人提交多件內(nèi)容明顯相同的專利申請(qǐng)。具體可以是申請(qǐng)人惡意重復(fù)提交完全相同的申請(qǐng)，以獲取多個(gè)專利申請(qǐng)?zhí)?；就一?xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，不繳費(fèi)或不辦理授權(quán)登記手續(xù)而連續(xù)提交申請(qǐng)；還可以是方案實(shí)質(zhì)相同申請(qǐng)，少量特征僅作簡(jiǎn)單變化，例如：方案本身可以合案申請(qǐng)，為了數(shù)量惡意分案申請(qǐng)；某外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)為實(shí)質(zhì)相同的設(shè)計(jì)，區(qū)別僅分別用在標(biāo)貼、包裝袋和包裝盒上。
現(xiàn)有實(shí)踐中，還出現(xiàn)了由于遞交程序失誤，導(dǎo)致案件重復(fù)遞交，而在先申請(qǐng)沒有主動(dòng)撤回，從而出現(xiàn)誤判斷為非正常申請(qǐng)。
1.3明顯抄襲
提交多件明顯抄襲現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的專利申請(qǐng)。直接下載網(wǎng)絡(luò)上已有圖片，作為外觀設(shè)計(jì)遞交；參考多份申請(qǐng)文件，簡(jiǎn)單拼湊組合并且沒有產(chǎn)生新的技術(shù)效果；替換式抄襲，單純材料的替換、改變要素關(guān)系且所產(chǎn)生的技術(shù)效果與現(xiàn)有技術(shù)相同或相似、抄襲現(xiàn)有專利附圖。
例如【現(xiàn)有申請(qǐng)A】權(quán)利要求：一種油桶，包括桶體和提手，其特征在于：桶體上設(shè)置有可觀測(cè)到內(nèi)部油品的透明部分。【現(xiàn)有申請(qǐng)B】權(quán)利要求：一種水桶，包括包括桶體和桶蓋，其特征在于：桶蓋上設(shè)置有防溢出裝置。【遞交申請(qǐng)】權(quán)利要求：一種水桶，包括包括桶體、提手和桶蓋，其特征在于：桶體上設(shè)置有可觀測(cè)到內(nèi)部油品的透明部分，桶蓋上設(shè)置有防溢出裝置。
1.4
東拼西湊
提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡(jiǎn)單替換或者拼湊的專利申請(qǐng)。例如：不同材料簡(jiǎn)單替換或者拼湊，不同組分、配比簡(jiǎn)單替換或者拼湊，以不同中藥為原料提交了多件保健食品專利，各申請(qǐng)的區(qū)別僅在于某幾種中藥的簡(jiǎn)單替換，而無針對(duì)性的原理分析。
例如：【遞交申請(qǐng)A】權(quán)利要求：一種油桶材料，其特征在于：包括100質(zhì)量份的材料1、90質(zhì)量份的材料2、80質(zhì)量份的材料3和10質(zhì)量份的材料4?！具f交申請(qǐng)AB】權(quán)利要求：一種油桶材料，其特征在于：100質(zhì)量份的材料1、90質(zhì)量份的材料2、70質(zhì)量份的材料3和20質(zhì)量份的材料5。
1.5弄虛作假
提交多件實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或者技術(shù)效果明顯編造的專利申請(qǐng)，多出現(xiàn)在醫(yī)藥、化工領(lǐng)域的發(fā)明專利。例如：中藥領(lǐng)域的發(fā)明專利申請(qǐng)，主題均為治療某種病癥的中藥制備方法，對(duì)病癥的描述均不屬于醫(yī)藥領(lǐng)域的科學(xué)術(shù)語，針對(duì)每種病癥，試驗(yàn)案例相同，臨床療效全部為定性描述；發(fā)明人涉及領(lǐng)域廣泛或超出企業(yè)營業(yè)范圍內(nèi)領(lǐng)域，明顯不符合個(gè)人研發(fā)能力，背離科技研發(fā)的客觀規(guī)律，同一單位或者個(gè)人提交多件實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或者技術(shù)效果明顯編造的專利申請(qǐng)。
02
非正常申請(qǐng)?zhí)幚矸椒?/p>
《關(guān)于規(guī)范專利申請(qǐng)行為的若干規(guī)定》中明確提出：應(yīng)充分重視非正常申請(qǐng)的發(fā)現(xiàn)、上報(bào)和同領(lǐng)域?qū)彶椴块T間的通報(bào)，建立良好溝通機(jī)制，要有專人負(fù)責(zé)收集線索和上報(bào)工作。同領(lǐng)域?qū)彶闃?biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行一致，從異常申請(qǐng)判斷方法出發(fā)，綜合判斷是否屬于異常申請(qǐng)，并報(bào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局審查業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
在實(shí)際操作中，專利局采取“機(jī)檢”與“人判”相結(jié)合的方式判斷是否是非正常申請(qǐng)。即在初審時(shí)利用智能檢索系統(tǒng)為每件申請(qǐng)打分，凡是具有一定星級(jí)機(jī)檢推送報(bào)告的申請(qǐng)，均屬于疑似低質(zhì)量申請(qǐng)，并將這些申請(qǐng)推送給相關(guān)的初審審查員進(jìn)行判斷，如果判斷為非正常申請(qǐng)，則發(fā)出《非正常申請(qǐng)初步認(rèn)定通知》通知申請(qǐng)人放棄或者進(jìn)行意見陳述；如果難以判斷，則標(biāo)注后進(jìn)入實(shí)審程序，由實(shí)審審查員按照原則進(jìn)行實(shí)審：盡量選擇簡(jiǎn)明易行的處理方式，力爭(zhēng)盡快結(jié)案，盡量避免出現(xiàn)復(fù)雜的處理結(jié)果。
以筆者經(jīng)驗(yàn)《非正常申請(qǐng)初步認(rèn)定通知》中并不會(huì)附上審查員聯(lián)系電話，所以不存在與審查員電話討論的過程。針對(duì)《非正常申請(qǐng)初步認(rèn)定通知》，若是誤傷，申請(qǐng)人或代理人正常陳述理由進(jìn)行答復(fù)即可；若確有不合規(guī)定之處，屬于前述(一)和/或(二)的情形，建議全部撤回；如果這些申請(qǐng)屬于前述(三)和/或(四)的情形，建議保留其中的一件或者逐件地進(jìn)行意見陳述。
03避免非正常申請(qǐng)手段
除了秉承誠實(shí)守信原則、不盲目追求專利數(shù)量進(jìn)行正常新申請(qǐng)遞交，而對(duì)于專利申請(qǐng)大戶、大型代理機(jī)構(gòu)，難免會(huì)由于管理或人為的失誤造成重復(fù)或相似申請(qǐng)，為了避免誤傷，還可以注意以下幾個(gè)方面：
申請(qǐng)遞交階段：
1）避免以同一發(fā)明人遞交過多新申請(qǐng)。部分企業(yè)中發(fā)明人均為企業(yè)實(shí)際管理者或研發(fā)部門管理者，而不是實(shí)際發(fā)明人，從而造成同一發(fā)明人遞交明顯過多的新申請(qǐng)文件。
2）避免遞交明顯不符合企業(yè)經(jīng)營范圍的新申請(qǐng)。部分企業(yè)法人同時(shí)經(jīng)營多個(gè)涉及不同領(lǐng)域的公司，在申請(qǐng)過程中，將涉及A領(lǐng)域的A公司的研發(fā)成果以涉及B領(lǐng)域的B公司的名義遞交，這樣有可能會(huì)落入不符合申請(qǐng)人經(jīng)營范圍的新申請(qǐng)。
3）同一發(fā)明人的多件相似申請(qǐng)避免同一代理人進(jìn)行撰寫。同一發(fā)明人的多件相似申請(qǐng)本身具有一定的相似性，由于代理人個(gè)人用詞習(xí)慣和思維方式固化，從而撰寫用詞相似性導(dǎo)致增加系列相似方案的相似度，增加“機(jī)檢”判斷非正常申請(qǐng)的可能性。
意見陳述階段：
1）針對(duì)相似方案，可以通過比對(duì)相關(guān)申請(qǐng)之間的技術(shù)方案、區(qū)別技術(shù)特征、技術(shù)效果、實(shí)施方式、實(shí)例中的數(shù)據(jù)，結(jié)合申請(qǐng)的內(nèi)容，論述相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的改進(jìn)特點(diǎn)。
2）針對(duì)法律價(jià)值，可以通過強(qiáng)調(diào)缺乏單一性，無法合案申請(qǐng)，申明沒有提交非正常申請(qǐng)的動(dòng)機(jī)。
3）針對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值，可以通過具體論述每一專利申請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，強(qiáng)調(diào)專利布局的目的就是為了保障專利權(quán)人的利益，符合專利法的立法宗旨。
總結(jié)
盡管非正常申請(qǐng)的主要是避免低質(zhì)量的惡意申請(qǐng)，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)，才會(huì)處罰相應(yīng)的代理機(jī)構(gòu)，但情節(jié)較輕，同樣也會(huì)使得申請(qǐng)人受到損失、產(chǎn)生不必要的答復(fù)勞動(dòng)，所以申請(qǐng)人或代理師在處理類似申請(qǐng)或者系列申請(qǐng)時(shí)，務(wù)必要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)，盡可能避免前述(一)至(六)的行為。
