再談本國優(yōu)先權(quán)

中國貿(mào)促會專利商標事務所

引言：

筆者曾于2019發(fā)表過一篇題為“復審無效十大之獨輪車案引出的本國優(yōu)先權(quán)之惑”的文章。其中，記錄了自己學習2018復審無效十大案件之一，即“電動獨輪自行車”（專利號201110089122.9）發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案，引發(fā)的關(guān)于國內(nèi)優(yōu)先權(quán)的思考。

近日，一位同事與我探討該文。同事獨特的視角和睿智的問題給我啟示良多。我意識到之前可能并未清楚完整表達自己的觀點。同時，再次感到對于國內(nèi)優(yōu)先權(quán)的理解是一個有意義的事情，對于國內(nèi)的創(chuàng)新主體和專利持有者的權(quán)益也有著不容忽視的影響。

由此，我重新思考了相關(guān)問題。這里，我想聚焦于一點：是否應該基于巴黎公約關(guān)于外國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，來將專利法對于本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在中國次提出專利申請”解釋為就相同主題“在世界范圍內(nèi)提出的申請”。

為便于討論，首先看一下相關(guān)的條約和法規(guī)?！侗Ｗo工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（ParisConventionontheProtectionofIndustrialProperty）（簡稱《巴黎公約》）在第四條規(guī)定了優(yōu)先權(quán)，其基礎是第二條規(guī)定的國民待遇原則。

第二條

〔本聯(lián)盟各國國民的國民待遇〕

（1）本聯(lián)盟任何的國民，在保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)方面，在本聯(lián)盟所有其他內(nèi)應享有各該國法律現(xiàn)在授予或今后可能授予各該國國民的各種利益，一切都不應損害本公約特別規(guī)定的權(quán)利，因此，他們應和各該國國民享有同樣的保護，對侵犯他們的權(quán)利享有同樣的法律上的救濟手段，但是以他們遵守對各該國國民規(guī)定的條件和手續(xù)為限。

……

第四條

〔A.至I.專利、實用新型、外觀設計、商標、發(fā)明人證書：優(yōu)先權(quán).G.專利：申請的分案〕

A.（1）已經(jīng)在本聯(lián)盟的一個正式提出專利、實用新型注冊、外觀設計注冊或商標注冊的申請的任何人，或其權(quán)利繼承人，為了在其他提出申請，在以下規(guī)定的期間內(nèi)應享有優(yōu)先權(quán)。

……

B.因此，在上述期間屆滿前在本聯(lián)盟的任何其他后來提出的任何申請，不應由于在這期間完成的任何行為，特別是另外一項申請的提出、發(fā)明的公布或利用、外觀設計復制品的出售、或商標的使用而成為無效，而且這些行為不能產(chǎn)生任何第三人的權(quán)利或個人占有的任何權(quán)利。

……

C.（1）上述優(yōu)先權(quán)的期間，對于專利和實用新型應為十二個月，對于外觀設計和商標應為六個月。

根據(jù)我國專利法，外國優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)均規(guī)定在第二十九條。2020年專利法修改（將于2021年6月1日實施），增加了關(guān)于外觀設計的優(yōu)先權(quán)，但沒有改變優(yōu)先權(quán)的實質(zhì)規(guī)定。

第二十九條

申請人自發(fā)明或者實用新型在外國次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設計在外國次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。

申請人自發(fā)明或者實用新型在中國次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設計在中國次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

二者在適用的法域和保護的權(quán)益上存在天然的不同

筆者堅持認為，對本國優(yōu)先權(quán)和外國優(yōu)先權(quán)二者適用同樣的成立條件，即將專利法第29條第2款所述的“在中國次提出專利申請”中的“次申請”理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)提出的申請，似乎很值得商榷。一個重要原因就在于二者在適用的法域和保護的權(quán)益上存在天然的不同。如巴黎公約所指出的，外國優(yōu)先權(quán)的出發(fā)點是國民待遇原則。其適用于跨各個協(xié)約國的專利申請：申請人在在公約的一個協(xié)約國正式提出申請后，就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)向任何其他協(xié)約國提出的專利申請，在某種意義上都看作是在該申請的申請日（即，優(yōu)先權(quán)日）提出的。相應地，其保護的是申請人享有基于申請可以擴展到任何其他協(xié)約國的專利申請優(yōu)先權(quán)。

有鑒于此，不難理解巴黎公約將作為優(yōu)先權(quán)基礎的在先申請解釋為就相同主題在世界范圍內(nèi)（嚴格說來，應該是聯(lián)盟范圍內(nèi)）提出的申請的初衷。為了保證聯(lián)盟一國申請人在所有其他內(nèi)享有同樣的保護，一個確定的優(yōu)先權(quán)日期無疑是必要的。而將優(yōu)先權(quán)日期設定為在聯(lián)盟范圍內(nèi)提出的申請，即是最為簡單有效的方式。同時，在先申請制的專利制度下，這樣設定的優(yōu)先權(quán)成立條件，能夠給予申請人利用外國優(yōu)先權(quán)，在聯(lián)盟所有其他確立申請日（優(yōu)先權(quán)日）更大的權(quán)益。相對照地，本國優(yōu)先權(quán)天然就不具有跨法域適用和保護的特性。如專利法第29條第2款所規(guī)定的，在先申請和要求其優(yōu)先權(quán)的在后申請都是在我國國內(nèi)提出的，無法延及外國。同時，本國優(yōu)先權(quán)看上去也不是為了體現(xiàn)其他國國民在我國的國民待遇原則。從復審委的評述來看，似乎在解釋“本國優(yōu)先權(quán)”時考慮了諸如體系解釋或歷史解釋之類的論理解釋。確實，我國專利法是先規(guī)定了外國優(yōu)先權(quán)，后在1992年修訂專利法時增加了關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)的條款；并且將外國優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)列在同一個法條中。但是，在解釋相關(guān)法律條款時，合理性無疑是作為核心考慮的要素。而在法條體例上的安排，可能并非要施加某種限制，而僅僅是形式上的安排或巧合而已。相對照地，在其他一些，采用了單獨的不同法條分別對基于巴黎公約的外國優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)進行了規(guī)定。例如，在日本專利法中，本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定在第41條和第42條，外國優(yōu)先權(quán)規(guī)定在第43條。類似地，美國專利法也未將本國優(yōu)先權(quán)與外國優(yōu)先權(quán)的規(guī)定放在同一個法條中。綜上，筆者認為，要求本國優(yōu)先權(quán)與外國優(yōu)先權(quán)在成立條件上同等對待，在邏輯上似乎并不能完全令人信服。

簡單適用巴黎公約"申請"的規(guī)定不能有效保護創(chuàng)新主體

設立本國優(yōu)先權(quán)的目的，或者說意圖保護的法益是什么？如復審委所指出，其目的之一在于也為我國申請人提供要求其在國內(nèi)提交的申請的優(yōu)先權(quán)的保護。此外，筆者認為，本國優(yōu)先權(quán)制度為創(chuàng)新主體還提供了如下便利：優(yōu)化在一段時間內(nèi)持續(xù)改進的系列發(fā)明的申請的保護范圍及組合。
為了這樣的目的，將作為優(yōu)先權(quán)基礎的在先申請解釋成是在“在本國國內(nèi)提出的申請”，而非在世界范圍內(nèi)提出的申請，似乎更為符合創(chuàng)新主體的利益，也更為符合立法本意。畢竟，要求創(chuàng)新主體只有在本國提交了“在世界范圍內(nèi)提出的申請”之后，才能享有本國優(yōu)先權(quán)，似乎對此設定了過高的門檻，也與當下幾乎所有的發(fā)明創(chuàng)造都屬于對之前發(fā)明創(chuàng)造的持續(xù)改進的現(xiàn)實創(chuàng)新場景不太相符。對于優(yōu)化專利申請及其組合的目的而言尤其如此。結(jié)合專利法實施細則第32條規(guī)定的作為本國優(yōu)先權(quán)基礎的中國申請自在后申請?zhí)岢鲋掌鸺幢灰暈槌坊兀约皩＠麑彶橹改系?章第6.2.2.5節(jié)和第6.2.3節(jié)規(guī)定的因要求本國優(yōu)先權(quán)而被視為撤回的在先申請不得請求恢復（即使撤回優(yōu)先權(quán)要求），更凸顯了本國優(yōu)先權(quán)的當前規(guī)定對于創(chuàng)新主體似乎不夠友好。另外，巴黎公約在規(guī)定優(yōu)先權(quán)的同時，還在第四條之二規(guī)定了專利獨立性原則，即：就同—發(fā)明在不同取得的專利是互相獨立的。將作為優(yōu)先權(quán)基礎的在先申請解釋成是在“在本國國內(nèi)提出的申請”，也是專利獨立性的體現(xiàn)。并且，在假定本國申請人和外國申請人都充分利用了外國優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)制度，按照這樣的解釋享有本國優(yōu)先權(quán)的申請人也不會因此而獲得任何不當?shù)睦妗Ａ硪环矫?，或可借鑒的是，美國和日本都沒有參照巴黎公約要求作為本國優(yōu)先權(quán)基礎的在先申請是“在世界范圍內(nèi)提出的申請”，如筆者在開頭提及的文章中詳述的。日本甚至還明確指出在先申請不一定是“申請”。最后，基于以上的考慮，在現(xiàn)行法律法規(guī)下，建議在適用專利法意義上的“本國優(yōu)先權(quán)”成立條件時，將“在中國次提出專利申請”解釋為就相同主題“在中國國內(nèi)范圍內(nèi)提出的專利申請”。此外，在今后相關(guān)法律法規(guī)的修改時，可以參考其他，給出對于創(chuàng)新主體更為友好的規(guī)定。